Uma recente disputa envolvendo o restaurante do chef Érick Jacquin e a marca Président, pertencente ao Grupo Lactalis, trouxe novamente ao debate os limites do princípio da especialidade no Direito Marcário e a possibilidade de reconhecimento de concorrência desleal mesmo quando as empresas envolvidas atuam em segmentos distintos.

O caso teve início após a B.S.A., empresa integrante do Grupo Lactalis e titular de diversos registros da marca Président perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, identificar a utilização da expressão por um restaurante em São Paulo. O estabelecimento utilizava inicialmente o nome “Président” e posteriormente passou a adotar a denominação “Les Présidents”.

A empresa ajuizou ação buscando impedir a utilização da marca e obter indenização pelos prejuízos decorrentes da conduta. Em primeira instância, o restaurante foi condenado a se abster do uso da expressão, além do pagamento de R$ 15 mil por danos morais e de indenização por danos materiais, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença.

Ao analisar o recurso, a 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a condenação.

O princípio da especialidade impediria o conflito?

Um dos principais argumentos apresentados pelo restaurante foi o de que as empresas atuariam em segmentos econômicos distintos.

Enquanto a titular da marca Président comercializa principalmente produtos alimentícios, como queijos, manteigas e outros derivados lácteos, o restaurante atua na prestação de serviços gastronômicos.

A discussão envolve o chamado princípio da especialidade, segundo o qual a proteção conferida pelo registro de uma marca está, em regra, relacionada aos produtos ou serviços por ela identificados. Isso significa que sinais semelhantes podem, em determinadas circunstâncias, coexistir quando destinados a mercados suficientemente distintos e incapazes de gerar confusão ou associação pelo consumidor.

No entanto, a divisão formal dos produtos e serviços em classes não encerra essa análise.

No caso envolvendo a marca Président, o TJSP considerou que, embora as partes comercializem produtos e serviços distintos, existe afinidade evidente entre os respectivos ramos de atuação, uma vez que ambos estão inseridos no setor de alimentação e se dirigem a um público consumidor comum.

A decisão demonstra que a análise de um conflito marcário não deve se limitar à pergunta sobre se duas marcas estão registradas na mesma classe. É necessário avaliar também a proximidade existente entre os mercados, os produtos e serviços envolvidos e, principalmente, a possibilidade de o consumidor estabelecer uma associação entre as empresas.

A identidade visual também foi considerada pelo Tribunal

Outro ponto relevante do julgamento foi a forma como a marca era apresentada ao público.

O Tribunal não considerou apenas a coincidência existente em torno da expressão “Président”. Ao comparar os sinais utilizados pelas partes, o acórdão destacou também a semelhança visual entre eles, inclusive com a utilização das mesmas cores, vermelho e dourado.

A própria decisão reproduziu os logotipos lado a lado e concluiu que a proximidade entre os elementos nominativos e visuais aumentava a possibilidade de confusão ou associação pelos consumidores.

Esse aspecto é particularmente importante porque a proteção de uma marca não se limita necessariamente à reprodução literal de seu nome. Dependendo das circunstâncias, a composição gráfica, as cores, a apresentação comercial e outros elementos distintivos também podem ser relevantes para verificar se determinado sinal se aproxima indevidamente de uma marca anterior.

E o que o INPI havia decidido?

A controvérsia também passou pela esfera administrativa.

O sócio do restaurante havia requerido perante o INPI o registro da marca mista “Président” para serviços enquadrados na classe 43, que abrange, entre outras atividades, serviços de alimentação e restaurantes.

O pedido, contudo, foi indeferido pelo INPI justamente em razão da existência de registro anterior da marca Président, com fundamento no artigo 124, XIX, da Lei nº 9279/96, que impede o registro de reprodução ou imitação de marca alheia registrada quando houver possibilidade de confusão ou associação.

Esse elemento também foi considerado pelo TJSP ao analisar a utilização do sinal pelo estabelecimento.

Quando existe aproveitamento parasitário?

A decisão avançou ainda sobre outro tema relevante para a proteção das marcas: o aproveitamento parasitário.

De maneira geral, a prática ocorre quando determinado agente procura se beneficiar da reputação, do prestígio ou da força distintiva construída por outra empresa, aproximando sua própria atividade de elementos capazes de remeter o consumidor a uma marca já consolidada.

No julgamento, o TJSP considerou que a conjugação das circunstâncias do caso, anterioridade dos registros, afinidade entre os segmentos, utilização da mesma expressão e proximidade entre as identidades visuais, caracterizava não apenas violação marcária, mas também concorrência desleal e aproveitamento parasitário da reputação da marca.

A conclusão é relevante porque demonstra que a proteção conferida pelo Direito Marcário não se restringe às situações em que duas empresas comercializam exatamente o mesmo produto ou prestam exatamente o mesmo serviço.

O que deve ser analisado é o contexto concreto em que os sinais são utilizados e se essa utilização pode provocar confusão, associação indevida ou permitir que uma empresa se beneficie da reputação construída por outra.

O que o caso ensina para as empresas?

A decisão envolvendo a marca Président reforça a importância de uma análise preventiva antes da escolha e do lançamento de uma nova marca.

Uma pesquisa de disponibilidade não deve se limitar à identificação de marcas exatamente iguais dentro da mesma classe. Dependendo do caso, é necessário investigar registros semelhantes, mercados relacionados, elementos gráficos e possíveis zonas de afinidade entre produtos e serviços.

Da mesma forma, o registro perante o INPI deve ser compreendido como parte de uma estratégia mais ampla de proteção dos ativos de propriedade intelectual da empresa.

O caso demonstra, sobretudo, que estar em classes ou segmentos diferentes não significa, necessariamente, estar suficientemente distante para afastar um conflito marcário.

Quanto maior a proximidade entre os mercados e os elementos utilizados na apresentação das marcas, maior a necessidade de avaliar o risco de confusão, associação indevida e eventual aproveitamento da reputação construída por terceiros.

Para as empresas, a mensagem é clara: a marca não é apenas um nome ou um registro. É um ativo empresarial, e sua escolha, utilização e proteção devem fazer parte da estratégia do negócio.

Alertamos que este material foi elaborado para fins de informação e debate, não devendo ser considerado uma opinião legal para qualquer operação ou negócio específico. Os advogados do Gomes Altimari Advogados estão à disposição para oferecer esclarecimentos adicionais sobre o tema.