O registro de marca é, sem sombra de dúvidas, o ativo imaterial mais valioso de qualquer empresa, entretanto alguns empresários sofrem com alguns impedimentos no momento do registro de sua marca. Nos artigos anteriores da série Propriedade Intelectual abordamos a importância de se obter o registro de marca, bem como, quais são os requisitos para sua efetivação, dessa forma, nada mais justo do que abordar no último artigo da série, os principais impedimentos legais que o titular pode enfrentar quando decide registrar uma marca.
É importante ressaltar, que o primeiro passo ao iniciar o processo de um pedido de registro de marca no INPI é analisar se a expressão ou sinal escolhido pode ser registrada no Brasil. A legislação brasileira, em específico a Lei nº 9.279/96 em seu artigo 124, veda o registro de algumas “expressões ou desenhos”, por exemplo, as confundíveis, sem novidade, aquelas que possam, ocasionalmente, atentar contra a honra e as já registradas ou solicitadas.
- Falta de distintividade
Inicialmente, um dos principais motivos de indeferimento de marca no INPI é justamente a falta de distintividade. Essa proibição tem como objetivo impedir que sejam apropriadas expressões genéricas, necessárias ou comuns, assim limita e impede que concorrentes utilizem termos ou elementos figurativos necessários para sua atuação no mercado.
No artigo 124, inciso VI da Lei de Propriedade Industrial, estão previstas as marcas que não são registráveis, como sinais ou expressões que são formadas por sinais de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivos. Apesar da semelhança entre os termos, é possível diferenciá-los, como verifica-se a seguir:
Genéricos: são aquelas expressões em que não é possível limitar especificamente um serviço ou produto, visto que abordam de uma maneira generalizada, assim dificulta que o consumidor individualize o alcance de sua atividade empresarial.
Necessários: são palavras ou figuras substanciais para denominar ou representar serviços ou produtos. Neste, é necessário delimitar sua atividade empresarial, posto que não existe outro termo para substituí-lo.
Comuns: como imaginado, são expressões tão difundidas na sociedade que se tornaram mais conhecidas pelo nome comum do que o originalmente nomeado. Como exemplo, o Xerox que primitivamente chamava-se fotocópia, bem como os Chiclets que na verdade são gomas de mascar.
Vulgares: são termos provenientes de gírias disseminadas no dia a dia por conta de seu uso recorrente.
Simplesmente descritivas: por fim, os termos mais fáceis de recordar, porque discriminam os produtos identificando sua funcionalidade.
- Falta de novidade
Além da marca precisar da distintividade, essa precisa também apresentar novidade, isto porque é através dessa novidade que vai representar uma criação, assim, a marca apresentará exclusividade após o seu registro. De modo que, se não for distintiva e nem apresentar novidade, essa será impedida ao seu registro pelo INPI.
Sem a novidade, a marca acaba por não apresentar identidade própria e não cria o seu próprio espaço no mercado e desse modo, não é reconhecida pelo público.
A novidade no registro de marca não precisa ser absoluta, ou seja, pode ser novidade relativa, da qual, entende-se que deve ser nova para identificar aquele produto ou serviço para não causar possibilidade de confusão entre outras já existentes, mas não precisa ser necessariamente todo o distintivo novo, por exemplo, a marca pode ter um arco-íris e mais algum símbolo ou palavra que represente aquela marca, mas alguém, algum dia, registrou os arcos com as 7 cores e resolveu chamar de arco-íris, isso é o que chamamos de novidade relativa.
Frisa-se que a novidade não precisa ser absoluta, porque isso, traria dificuldade para as empresas e empresários a criarem algo que fosse realmente inédito, contudo, o que importa para que o seu registro não seja impedido ou vedado no INPI é que ela contenha novidade e que ao registrá-la seja notória a sua identificação e publicidade perante a outras marcas e também ao público-alvo.
- Marcas já registradas ou solicitadas
Um dos impedimentos mais explícitos e de fácil entendimento é o das marcas já registradas e/ou solicitadas, tendo em vista de que não poderá solicitar o registro de uma marca que já foi registrada anteriormente por outra pessoa para o mesmo produto ou serviço.
Há, no entanto, algo que possa ser feito para que não corra o risco de solicitar o registro de uma marca que já está registrada no INPI e isso está na pesquisa de anterioridade no banco de dados do próprio instituto, que analisa não só nome, distintivo, mas tem uma análise técnica geral, mas é importante que um especialista na área de Propriedade Intelectual esteja junto e confirme os dados da pesquisa ali feita, para que entenda as expressões da avaliação.
Isso porque a análise é pontuada em diferença gráfica, fonética, visual, conceitual e é necessário que um especialista na área entenda se a diferença é realmente característica de impedimento de registro no INPI.
Por fim, é importante ressaltar que é interessante buscar análise anterior até mesmo a solicitação do registro de marca, porque há tempo hábil para a empresa ou empresário constituir uma nova marca e solicitar o registro idôneo da mesma e, demonstrando assim, boa-fé em requerer o registro da sua marca no instituto, sem que seja perdida qualquer chance ou oportunidade se verificado um impedimento.
Este material foi elaborado para fins de informação e debate e não deve ser considerado uma opinião legal para qualquer operação ou negócio específico. Em caso de dúvidas, contate um profissional de confiança.
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